平成29(ネ)10097

 職務発明対価金請求控訴事件

 平成30年10月23日

 知的財産高等裁判所

 東京地方裁判所

 平成25(ワ)30271

 特 判決年月日 平成３０年１０月２３日
許 知財高裁第１部
権 事 件 番 号 平成２９年(ネ)第１００９７号
○ 控訴人がリチウムイオン二次電池等に関する職務発明について使用者である被控訴
人に特許を受ける権利を承継させたところ，被控訴人が同発明に関する独占権に基づき
受けるべき利益は存しない，又はその利益の額は微々たるもので既払額を超えないなど
として，同発明について特許を受ける権利を承継させたことに対する相当の対価の支払
請求を棄却すべきものとした事例。
（事件類型）職務発明対価支払 （結論）控訴棄却
（関連条文）平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条３項
（関連する権利番号等）特許第３２８７７３２号，特許第３３５９１６４号，特許第３４
９５８１４号，特許第３５５９７２０号，特許第３６１９０００号，特許第３６２０７０
３号
判 決 要 旨
１ 本件は，控訴人が，リチウムイオン二次電池等に関する発明（本件各職務発明。関連
する日本特許数は６）について使用者である被控訴人に特許を受ける権利を承継させたと
ころ，被控訴人は，本件各職務発明の実施品である電池を譲渡するなどして独占の利益を
得たとして，被控訴人に対し，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条３項
に基づく相当の対価の支払を求める事案である。
２ 原判決（東京地方裁判所平成２５年(ワ)第３０２７１号・平成２９年１０月２７日判
決）は，控訴人が被控訴人に本件各職務発明について特許を受ける権利を承継させたこと
に対する相当の対価は存しない，又はその額は既払額を超えないとして，控訴人の請求を
いずれも棄却した。
３ 本判決は，原判決と同様に，相当の対価は存しない，又はその額は既払額を超えるも
のではないと判断したところ，そのうち，本件発明１－３（欧州特許第０６９０５２０号
の請求項１に記載された発明）及び本件発明２－１－①（日本特許第３３５９１６４号の
請求項１に記載された発明）について，新規性がなく技術的優位性が認められないなどの
被控訴人の主張に関して，以下のとおり判示した。
本件発明１－３について
「職務発明により使用者等が受けるべき利益（改正前特許法３５条４項参照）は，当該
職務発明に関する独占権に基づくものであるから，当該利益は，当該職務発明が従来技術
と比較して技術的優位性を有する特徴的部分から生じるものである。そして，職務発明が
従来技術と比較して技術的優位性を有する特徴的部分は，当該職務発明の特許請求の範囲
の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する部分をもって認定され
るべきである。」
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課題，解決手段及び効果から把握されるところの，「本件発明１－３の技術的思想は，
乙１考案に全て含まれるから，従来技術に見られない特有のものということはできない。
したがって，本件発明１－３の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有
の技術的思想を構成する部分は，存しないといわざるを得ない。」
「本件発明１－３の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的
思想を構成する部分は存しないから，本件発明１－３が，従来技術と比較して技術的優位
性を有する特徴的部分を備えているということはできない。」
「仮に，本件発明１－３…の実施品であるＬＰ－Ｅ６電池を譲渡したことにより被控訴
人が利益を得ていたとしても，本件発明１－３…により被控訴人が受けるべき利益は存し
ない，又はその利益の額は微々たるものというべきである。」
本件発明２－１－①について
「本件発明２－１－①が従来技術と比較して技術的優位性を有する特徴的部分を有して
いたとしても，本件発明２－１－①の実施品であるＮＰ－ＦＶ５０電池が，当該特徴的部
分を用いていない場合や，従来技術を利用するにとどまり当該特徴的部分を用いたものと
評価できない場合においては，本件発明２－１－①がＮＰ－ＦＶ５０電池により実施され
ることによって被控訴人が利益を受けたということはできない。」
「ＮＰ－ＦＶ５０電池は，本件発明２－１－①が従来技術と比較して技術的優位性を有
する特徴的部分のうち，両性金属の性質に関する特徴的部分を用いておらず，負極活物質
の粒径に関する特徴的部分を用いたものとは評価できないというべきである。」
仮に，Ａ社が「本件発明２－１－①…の実施品であるＮＰ－ＦＶ５０電池を生産使用譲
渡等したことにより被控訴人が利益を得ていたとしても，本件発明２－１－①…により被
控訴人が受けるべき利益は存しない，又はその利益の額は微々たるものというべきであ
る。」
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